new gTLD: Donuts gewinnt Legal Rights Objection LRO um .EXPRESS

Die WIPO (World Intellectual Property Organization) hat ein Urteil der sog. Legal Rights Objection um die new gTLD .EXPRESS bekannt gegeben. Dabei ging es um ein Rechtsverfahren zwischen den einzigen beiden Bewerbern Donuts und Express.

Über die WIPO

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (englisch World Intellectual Property Organization, WIPO; französisch Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI) wurde am 14. Juli 1967 mit dem Ziel gegründet, Rechte an immateriellen Gütern weltweit zu fördern. 1974 wurde die WIPO Teilorganisation der Vereinten Nationen. Die WIPO ist Ausgangspunkt des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) von 1970, des WIPO-Urheberrechtsvertrags von 1996 und des Patentgesetzvertrags (englisch Patent Law Treaty) von 2000. (Quelle: Wikipedia.de)

Was ist eine Legal Rights Objection?

Im Zuge der Vergabe neuer Top-Level-Domainnamen (ICANN’s New gTLD Program) wurde mit den Legal Rights Objections ein Schutzmechanismus eingeführt, der es Markeninhabern und Internationalen Organisationen (IGOs) ermöglicht, der Zuteilung einer neuen Top-Level-Domain (TLD) an den Antragsteller durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zu widersprechen, noch bevor die ICANN den Antrag bewilligt.

Wenn eine Legal Rights Objection erhoben wird, entscheidet ein Schiedsgericht, bestehend aus einem oder drei Schiedsrichtern, ob die mögliche Nutzung der TLD durch den Antragsteller aller Voraussicht nach die Rechte des Widersprechenden verletzt. Bei einer Legal Rights Objection durch einen Markeninhaber wird die mögliche Verletzung der Marke geprüft, bei einer Legal Rights Objection einer Internationalen Organisation wird geprüft, ob die Verletzung ihres Namens oder Akronyms zu befürchten ist.

Gibt es weitere Möglichkeiten, einem Antrag auf Zuteilung einer Neuen Top-Level-Domain (new gTLD) zu widersprechen?

Neben den Legal Rights Objections gibt es drei weitere Verfahren, die vor Bewilligung des Antrags auf Zuteilung einer neuen Top-Level-Domain (new gTLD) geführt werden können, namentlich die „String Confusion Objection“, die „Limited Public Interest Objection“ und die „Community Objection“.

Die Ausführungen zu den Legal Rights Objections stammen vom anerkannten Internet- und Markenrechtsanwalt Peter Müller, aus München.

Legal Rights Objection um .EXPRESS

In dem Verfahren standen sich die Firmen

  • EXPRESS ein US amerikanisches Mode und Fashion Unternehmen – Inhaber der Domain express.com
  • Sea Sunset, LLC of Bellevue, Washington – einem Tochterunternehmen von Donuts Inc. – das sich um über 300 new gTLD beworben hat

gegenüber.

Hier einige Zitate aus der WIPO Meldung:

The Objection was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “WIPO Center”) on March 13, 2013, pursuant to the New gTLD Dispute Resolution Procedure (the “Procedure”). […]

The WIPO Center appointed Frederick M. Abbott as the Panel in this matter on June 11, 2013. The Panel finds that it was properly constituted. […]

Complainant is the owner of registrations for the trademark and service mark EXPRESS in the United States of America (USA) and numerous other countries.

Der Kläger hat eingetragene Marken, die erste Nennung ist 1979, mit der Bezeichnung „EXPRESS“ in den Vereinigten Staaten und zahlreichen anderen Ländern. Derzeit werden allein in Amerika über 600 Modeläden betrieben – das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Dollar.

In addition to the <express.com> domain name, Complainant has registered over 150 domain names incorporating the term EXPRESS, including 99 in open gTLDs, such as <expressclothes.com>, <expressfashion.com> and <expressjeans.com>, and 55 in country code ccTLDs, including <expressfashion.co.uk>, <expressfashion.jp> and <expressfashion.fr>. According to Complainant, it was successful in securing sunrise applications for the following domain spaces based on existing trademark registrations: <.cm>, <.co>, <.info> and <.xxx>.

Zur Sicherung seiner Markenrechte hat das Unternehmen eine Vielzahl an internationalen Domains, mit dem Bestandteil „express“, registriert. Während hier also eine dot Brand entstehen soll, die Domains also ausschließlich Express vorbehalten würden, verfolgt Donuts andere Ziele:

“This TLD is attractive and useful to end-users as it better facilitates search, self-expression, information sharing and the provision of legitimate goods and services. Along with the other TLDs in the Donuts family, this TLD will provide Internet users with opportunities for online identities and expression that do not currently exist. In doing so, the TLD will introduce significant consumer choice and competition to the Internet namespace – the very purpose of ICANN’s new TLD program.

This TLD is a generic term and its second level names will be attractive to a variety of Internet users. Making this TLD available to a broad audience of registrants is consistent with the competition goals of the New TLD expansion program, and consistent with ICANN’s objective of maximizing Internet participation. Donuts believes in an open Internet and, accordingly, we will encourage inclusiveness in the registration policies for this TLD.

Donuts stellte in seiner Argumentation klar heraus, dass es sich bei „express“ um einen generischen Begriff handelt, der in vielfältigem Zusammenhang verwendet wird. Man erstellte sogar eine Untersuchung, die belegte, dass selbst innerhalb der Modebewussten nur 8 % „express“ in Verbindung mit der Marke bringen würden.

Die Entscheidung des Panelist in der Legal Rights Objection

The Panel ultimately decides that the trademark owner (Complainant) should not be able to prevent adoption by the applicant (Respondent) of the applied-for gTLD <.express> in the particular context presented here. While Complainant certainly owns rights in the EXPRESS trademark for use in connection with apparel and fashion accessories, and while that trademark is reasonably well known among a relevant segment of consumers in the United States, there are so many common usages of the term “express” that it is not reasonable to foreclose its use by Respondent as a gTLD .

Im vorliegenden Sachverhalt gibt es keinen triftigen Grund, warum der Kläger den Beklagten daran hindern sollte. „express“ als gTLD zu nutzen. Es ist unbestritten, dass der Kläger Markenrechte, im Bereich von Mode und Bekleidung hat, diese Marke auch unter bestimmten Verbrauchern, in den USA, bekannt ist, es jedoch einen viel größer gesteckten Rahmen an Bedeutungen und Gebrauch des Wortes „express“ gibt, die einen Ausschluß der Bewerbung um die gTLD für unvernünftig erachten würden.

Bemerkenswert für andere Markeninhaber, die generische Begriffe als Marke nutzen, sind die nachfolgenden Aussagen:

The Panel recognizes that, should Respondent successfully secure the gTLD, Complainant may be required to address potential Internet user confusion in the commercial marketplace for its products based on the registration (or attempted registration) of certain second level domains. However, Complainant faces this risk because it adopted a common word in the English language for its trademark. It may be difficult to protect that term outside its channel of trade. Moreover, Complainant has applied for the identical <.express> string as a gTLD in competition with Respondent. Ultimately, the parties may well end up in an auction contest for the gTLD. This is not Complainant’s last chance to secure its trademark as a gTLD.

Dem WIPO Panel ist durchaus klar, dass es für den Markeninhaber größerer Anstrengung bedarf, sollte der Beklagte mit seiner Bewerbung erfolgreich sein, seine Marke zu schützen und Verwirrung seiner Kunden auszuschließen. Jedoch habe man dies durchaus selbst verschuldet, weil man ganz bewusst ein bekanntes englisches Wort als Markennamen gewählt habe. Letztlich sei dies noch nicht die letzte Möglichkeit, dennoch den Zuschlag für „.Express“ zu bekommen, könne man doch am Ende in einer Auktion um die Bewerbung bieten.

Kevin Murphy fällt für andere Markeninhaber mit ähnlich generischen Begriffen folgendes Urteil:

If subsequent LROs go the same way, and I suspect they will, then it will quickly become clear that the only way to guarantee nobody else gets your dictionary-word brand as a gTLD will be to apply for it yourself and fight it all the way to auction.

Wenn nachfolgende Legal Right Objections dieser Rechtsprechung folgen, und ich nehme an, das werden sie, dann ist klar, dass es nur einen Weg, um sicher zu stellen, dass niemand anders die dem Wörterbuch entstammende Marke als Top Level Domain bekommt, gibt, nämlich sich selbst darum zu bewerben und im Härtefall den ganzen Weg bis zur Auktion durchzufechten.

Die offizielle Mitteilung zu dem Verfahren können Sie hier von der WIPO als PDF abrufen.

 

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